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作者 | 馬東曉 北京市中倫律師事務所律師

（本文系知產力獲得獨家首發授權的稿件，轉載須征得作者本人同意，并在顯要位置注明文章來源。）

（本文4332字，閱讀約需8分鐘）

引言：

2017年6月1日和12月15日，廣東省高級人民法院和北京市高級人民法院分別作出的一紙終審判決，又把爭議了二十多年的“榮華”月餅案件拉回了公眾的視野，一件經過最高人民法院終審判決的案件本應塵埃落定，卻又再度“甚囂塵上”，在2018年初的寒冬里引發了知識產權界諸多專家學者的熱議[1]。

不規范使用注冊商標構成商標侵權和不正當競爭：

2018年1月30日最高人民法院召開新聞通氣會，發布了第一批七件人民法院充分發揮審判職能作用保護產權和企業家合法權益的典型案例，其中“櫻花衛廚訴蘇州櫻花科技發展有限公司等商標侵權及不正當競爭糾紛案”尤為引人注目。[2]

該案中，櫻花衛廚（中國）股份有限公司（以下簡稱“權利人”）成立于1994年，營業范圍包括熱水器、燃氣灶、吸油煙機等的生產、銷售。1994年1月8日申請了第767197號 “

” 商標，其后“櫻花”文字或和圖形商標多次被認定為蘇州市、江蘇省著名商標以及中國名牌產品，2012年第1209675號 “

” 注冊商標曾被國家商標評審委員會在“排油煙機、電熱水器、廚房爐灶”商品上認定為馳名商標，上述商標均注冊于第11類上。

2005年屠某某出資設立蘇州櫻花電器有限公司并擔任法定代表人，2008年因涉侵犯權利人商標權和不正當競爭，經法院判決，蘇州櫻花電器有限公司被判令變更企業字號、賠償損失等。2009年，屠某某與案外人又共同投資設立蘇州櫻花科技發展有限公司、蘇州櫻花中山分公司，簽訂合同獲得許可使用案外人的第1547737號 “

” 注冊商標（第11類）和第3419541號 “

”注冊商標（第11類）；2011年，屠某某分別與案外人共同投資設立中山櫻花衛廚公司以及中山櫻花集成廚衛公司，分別簽訂合同獲得許可使用案外人的第8510583號 “

” 注冊商標（第11類）和第4551669號 “

”注冊商標（第19類）。此外，中山櫻花集成廚衛公司還從他人處受讓了與權利人使用的商標非常近似的第7139306號、第4388900號以及第4346843號注冊商標，此三商標后經商標確權程序以及行政訴訟程序，僅保留了第4388900號以及第4346843號注冊商標在“燈”類商品上的注冊。

上述公司被許可使用的第11類的幾個注冊商標核定的商品均不包括廚房電器和燃氣用具，但上述公司均從事廚房電器、燃氣用具等與權利人相近的業務，且在企業名稱和市場宣傳中突出使用“櫻花”和“櫻花集成廚衛”字樣。

法院認為，四被告公司與權利人屬于同業競爭者，其成立時應當知道權利人及其在先使用的“櫻花”商標已經具有相當的知名度。作為市場經營者，理應從遵守誠實信用原則及公認的商業道德出發，對他人的在先字號及知名商標予以合理避讓，但卻仍將企業字號注冊為“櫻花”，明顯具有攀附權利人商譽的故意，構成不正當競爭行為。

另外，法院認為權利人系列注冊商標中起主要識別作用的是文字“櫻花”，被告不規范使用的商標中同樣含有“櫻花”文字，容易使相關公眾對商品來源產生誤認或者認為兩者之間存在某種特定聯系，亦構成商標侵權。

近年來，在傳統的商標侵權案件中發生了一種新的現象，即侵權人往往通過商標跨類注冊或者受讓許可，取得一個注冊商標，然后卻并不規范使用該注冊商標，反而搭他人便車，實施商標侵權和不正當競爭行為，以下僅舉幾例。譬如：

在勁牌有限公司訴廣西勁酒酒業有限公司、清島爽酒業（珠海）有限公司等侵犯第1599515號（第33類）“

”等注冊商標專用權及不正當競爭案件中，被告辯稱經第三人煙臺張裕集團有限公司許可有權使用其第600293號（第5類）“藥酒”上的“

”商標。法院認為，被告商品屬于加了一定滋補成分的普通酒精飲料，使用中超出了該注冊商標核準使用的范圍，是不規范使用注冊商標的行為，而且使用中顯著的“勁”字與原告注冊商標主體的“勁”字近似；其在使用中自行不正當轉類使用商標導致兩個近似的商標出現在同一類別而產生混淆可能的后果，構成商標侵權。[3]

又如，在九陽股份有限公司訴王慧明侵害其第5205567號（第7類）“

”注冊商標專用權及不正當競爭案件中，被告辯稱其使用第5355250號（第11類）注冊商標“

”具有合法來源，另外被告產品包裝上還標注有“Joyaong-Guogi香港九陽國際電器有限公司”字樣。 法院認為，首先“九遠Jiuyuan”雖已注冊，但因被控侵權豆漿機產品上標注的并非“九遠Jiuyuan”，而是去掉中文“九遠”僅剩拼音“Jiuyuan”，故原審法院認為該行為屬于對注冊商標的不規范使用正確；其次，經對比兩者均以字母“J”開頭，商標整體結構、字形、讀音、字體等均具有一定的相似度，被控侵權產品外包裝上的“Joyaong”與涉案商標“Joyoung”注冊商標相似，構成侵權。[4]

還如，在中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司訴濟寧市德信石化有限公司、江陰大潤石化有限公司侵犯其第4353960號（第1類）“

”及不正當競爭案中，被告辯稱其注冊并使用第9972924號（第4類）“

”商標。法院認為，被告在實際使用過程中未按照核定使用的文字字體使用上述商標，其行為本身就構成不規范使用商標的行為，通過上述改變其注冊商標字形中兩點筆劃的行為可以看出，被告極力模仿“卓立”商標在內的商業標識，試圖讓消費者產生混淆或誤認，具有明顯的攀附“卓立”商標聲譽的意圖。[5]

再如，在歐普照明股份有限公司訴樂清市歐普智能科技有限公司侵害其1424486號（第11類）“

”及不正當競爭案件中，被告辯稱經第三人許可有權使用其第1423367號（第9類）“

”商標。法院認為，首先被告在本案中所使用的 “歐普”，是從其注冊商標中拆分出來而形成，改變了其注冊商標的顯著特征，未按照其許可形態規范使用；其次，由于兩注冊商標的標識、商品存在相似之處，雙方均應嚴格按照各自注冊的標識和核定的范圍規范使用，但被告的行為足以造成相關公眾的混淆誤認，其對注冊商標的不規范使用構成商標侵權。[6]

透過這些案例可以看出，此類案件全部具有以下四個特征：

1、權利人某類商品在市場上具有知名度和良好商譽；

2、侵權人通過搶注或者許可受讓方式獲得在類似商品的近似的注冊商標；

3、侵權人通過不規范使用其注冊商標，侵入權利人商標權保護范圍；

4、侵權人均以自己享有商標專用權為由進行合法使用抗辯。

濫用商標專用權起訴，判決不予支持：

實際上，“榮華”月餅商標侵權和不正當競爭案件也是這一類型的一個典型案件。眾所周知，香港榮華餅家自上個世紀五十年代推出“榮華”月餅，最初在八十年代初期帶入珠三角地區，并逐漸在廣大消費者中積累了很高的知名度和商譽。由于歷史原因，香港榮華餅家對“榮華”二字并未取得商標注冊，但其仍舊于1999年取得了第600301號“

”、第1567181號“

”、第1567182號“

”、第1567183號“

”、第1567184號“

”等五件商標（統稱“花好月圓”商標）在第30類上的注冊，此種情況下蘇氏榮華雖然與1997年12月28日受讓一件注冊于1989年11月14日的第533357號（第30類）的“”商標，但法院認為，其在受讓該商標生產月餅后，在明知榮華公司的“

”已經具有一定影響力的情況下，并未按照圖文商標注冊的形式規范使用，反而刻意將“榮華”二字從圈中拆解出來，再加上與榮華公司相近似的花好月圓包裝裝潢，共同使用在月餅上，可見蘇氏榮華在一開始使用“榮華”文字時，主觀上就存在攀附他人商譽，刻意混淆自身商品與他人商品來源的故意。[7]因此，就該案來看，侵權人的行為似乎并無太多新意，仍舊屬于不規范使用注冊商標侵犯他人商標權并構成不正當競爭的情況。

但是，“”案卻又不是這么簡單，因為上述案件中的蘇氏榮華不僅在搭香港榮華餅家的便車，反而將香港榮華餅家告上了法庭。

2011年9月，蘇氏榮華在北京第一中級人民法院以香港榮華餅家侵犯其第533357號（第30類）的“”等商標為由提起訴訟，該案經過七年兩審，二審法院最終認定“香港榮華餅家有關其被控行為未侵犯上述注冊商標的專用權故不應承擔相應侵權責任的上訴理由缺乏依據，本院不予支持”，進而判決香港榮華餅家賠償蘇氏榮華三百萬元。[8]這一判決理由似乎延續了此前最高法院判決觀點，[9]雖然該判決已經最高人民檢察院提起抗訴。[10]

相比于最高法院關于“榮華”月餅案件的（2012）民提字第38號案件，2017年3月6日最高人民法院審判委員會討論通過并發布第82號指導性案例“王碎永訴深圳歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀百貨有限公司侵害商標權糾紛案”（2014）民提字第24號案件，應當更能表明最高法院在此類問題上的最新觀點。

該案中原告王碎永于2009年12月18日申請注冊了第7925873號（第18類）“

”商標，2012年在杭州起訴被告深圳歌力思服飾股份有限公司商標侵權，一二審法院均認定被告構成侵權。但最高法院在再審判決中指出，首先，歌力思公司及其關聯企業最早將“歌力思”作為企業字號使用的時間為1996年，最早在服裝等商品（第25類）上取得“歌力思”注冊商標專用權的時間為1999年。作為企業字號和注冊商標的“歌力思”已經具有了較高的市場知名度，歌力思公司對前述商業標識享有合法的在先權利；其次，歌力思公司在本案中的使用行為系基于合法的權利基礎，使用方式和行為性質均具有正當性，不具有攀附王碎永“歌力思”商標知名度的主觀意圖，亦不會為普通消費者正確識別被訴侵權商品的來源制造障礙。最后，“歌力思”本身為無固有含義的臆造詞，具有較強的固有顯著性，依常理判斷，在完全沒有接觸或知悉的情況下，因巧合而出現雷同注冊的可能性較低。作為地域接近、經營范圍關聯程度較高的商品經營者，王碎永對“歌力思”字號及商標完全不了解的可能性較低。在上述情形之下，王碎永仍在手提包、錢包等商品上申請注冊“歌力思”商標，其行為難謂正當。王碎永以非善意取得的商標權對歌力思公司的正當使用行為提起的侵權之訴，構成權利濫用。[11]

該案判決對于非善意取得注冊商標繼而對他人正當使用行為提起商標侵權訴訟的行為亮出紅牌，相比于以前法院多以不構成混淆為由駁回訴訟請求，本案直接以商標權濫用為由駁回訴訟請求，不僅維護了正當使用人的合法權益，而且實際否定了非善意取得注冊商標的部分排他效力，強調了民事訴訟活動中的誠實信用原則。

正如最高法院在本指導性案例的“裁判要點”中指出：當事人違反誠實信用原則，損害他人合法權益，擾亂市場正當競爭秩序，惡意取得、行使商標權并主張他人侵權的，人民法院應當以構成權利濫用為由，判決對其訴訟請求不予支持。

這一原則對“榮華”月餅商標侵權案件同樣具有借鑒意義。

注釋：

[1]《專家熱議“榮華”商標案：規范使用才能定紛止爭》20180125，知產力（訂閱號）。

[2] 《最高法發布7起保護產權和企業家合法權益典型案例》2018-01-30 12:29，法制網，http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2018-01/30/content_7462561.htm?node=20908

[3]《民事判決書》湖北省武漢市中級人民法院（2009）武知初字第403號。

[4]《民事判決書》廣東省廣州市中級人民法院（2013）穗中法知民終字第366號。

[5]《民事判決書》江蘇省無錫市中級人民法院（2016）蘇02民終296號。

[6]《民事判決書》北京市高級人民法院（2013）高民終字第4324號。

[7]《民事判決書》最高人民法院（2012）民提字第38號。

[8]《民事抗訴書》最高人民檢察院，高檢民抗（2016）1號。

[9]《民事判決書》最高人民法院（2014）民提字第24號

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